La protección del frasco del perfume

La protección del frasco del perfume

En efecto, la Audiencia Provincial de Barcelona acaba de reconocer, en una reciente sentencia, la protección por el Derecho de marcas de la conocida botella cuadrada y cúbica que utiliza una empresa francesa para envasar su centenario licor de naranja.

Si en el caso citado se trataba más de un licor, aunque perfumado, que de una fragancia, dicha sentencia reactiva de todas maneras el debate sobre la protección del envase de los perfumes.
El artículo de este mes es la ocasión para analizar la problemática de este tema tan actual.
Las vías jurídicas que permiten asegurar a todo frasco una protección sobre su forma son de varios órdenes, en este sentido y las tres más importante son: las marcas tridimensionales, el Derecho de autor y el Derecho del diseño industrial.
Cada una de estas vías ofrece a su titular medios eficaces para asegurar la protección de su creación, dependiendo, sin embargo, de espíritu y de finalidades diferentes.
Con el fin de analizar cuál de estas vías parece ser más segura en materia de envase, conviene examinar cada uno de los mecanismos de protección ofrecidos por el Derecho.

I) LA PROTECCIÓN DE LOS FRASCOS POR EL DERECHO DE MARCAS
En el artículo anterior, establecimos la definición de “marca” y el fin perseguido por el Derecho de marcas. Como recordatorio, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. En esta definición se destacan las características básicas de la marca. Por un lado, la marca es un signo o medio que se aplica a un objeto para distinguirlo. Por otro, y como consecuencia, el signo en el cual la marca consiste y el objeto al que se aplica tienen que ser independientes. Esta característica no plantea, a priori, problemas en el caso de las marcas tridimensionales, es decir, modelos con tres dimensiones, que se utilizan para proteger los envases. El artículo 4.2 d) de la Ley de marcas, dispone que tales signos, susceptibles de protección por el Derecho de marcas, podrán en particular ser las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envases y la forma del producto o de su presentación.
No obstante, el artículo 5.1 de la citada Ley, elabora una lista de prohibiciones absolutas de registro. Así, no podrán registrarse como marca los signos que, particularmente, carezcan de carácter distintivo, los que están constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.
La dificultad radica pues en determinar si la exigencia de distintividad puede ser satisfecha por tales signos como los frascos de perfume o si es necesario establecer un carácter distintivo más elevado para tales signos con el fin de no restringir la libertad de creación del conjunto de los operadores.
En relación con las marcas tridimensionales, existe una jurisprudencia reiterada del TJCE, que declara que «los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales, constituidas por la forma del propio producto, no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas»1 .
«No obstante -añade el TJCE-, en el marco de aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa».
«En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de las normas o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo»2.
Asimismo, el TJCE establece en su sentencia del 8 de abril de 2003, el principio según el cual no basta que la forma se confunda con el producto para que esta forma sea, por principio, descriptiva. En cambio, considera que para apreciar este carácter descriptivo, debe tenerse en cuenta el interés general. Así pues, una forma sería susceptible de ser descriptiva cuando fuese percibida por los consumidores como una representación del producto mismo en su expresión más evidente o común más que como la identificación de la empresa que produce estos productos. En este sentido, el TJCE afirma además, que para escapar de esta calificación de signo descriptivo, no basta que la marca presente elementos arbitrarios.
Por otro lado, en materia de Derecho de marcas, hay que tener en cuenta que la utilización por los tribunales del criterio de elecciones arbitrarias no debe entenderse como una exigencia de originalidad de la forma registrada. En efecto, conforme al espíritu del Derecho de marcas, los derechos consecuencia del depósito son de ocupación y no de creación. No se exige al titular que establezca una originalidad, contrariamente a lo que será visto en materia de Derecho de autor o del diseño industrial. Una forma privada de toda originalidad puede válidamente ser registrada en calidad de marca. En cambio, la forma no puede ser común debido al producto que representa.
Así pues, en la medida en que el “frasco” pueda acreditar su carácter distintivo, gozará de la protección del Derecho de marcas que le asegurará a su titular un monopolio potencialmente indefinido en el tiempo sobre la utilización de esta forma. En cambio, esta protección no permitirá oponerse pues a la utilización de la misma forma en otros sectores de actividad, salvo de que se trate des marcas renombradas y notorias.

II) LA PROTECCIÓN DE LOS FRASCOS POR EL DERECHO DE AUTOR
Como señalamos en el artículo anterior, el objeto de la propiedad intelectual es la obra que reúna los requisitos que establece el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Así pues, con el fin de gozar de la protección prevista por el Derecho de autor, la obra debe cumulativamente:
g Ser una creación humana, es decir, producida por una actividad humana encaminada a la creación. Eso quiere decir que la mayor parte de la doctrina considera que no son obras protegibles las realizadas por una máquina.
g Ser perceptible: esa creación ha de manifestarse a través de algún medio o soporte, a fin de ser perceptible en el mundo exterior al sujeto creador.
g Ser original: en cuanto a la condición de originalidad, la LPI no la define explícitamente. Sin embargo, el criterio decisivo para caracterizar la originalidad reside en las elecciones arbitrarias del autor que expresan su personalidad. La exigencia de originalidad de la obra puede entenderse desde un punto de vista subjetivo u objetivo:
La originalidad como criterio objetivo implica una novedad objetiva y de consecuencia, la ausencia de reproducción de una obra anterior. Una obra original es una obra nueva. Es una creación que no se parece a ninguna otra porque, justamente, obedece a una personalidad única, la del autor. Sin embargo, existen unas creaciones nuevas que no pueden ser originales porque la aportación es común y se reduce a un simple “know-how”.
En cambio, la originalidad subjetiva exige que la obra sea reflejo de la personalidad del autor. La originalidad no es la novedad. En este sentido, la personalidad se entiende como aquellos caracteres que diferencian al autor de otros (sus elecciones arbitrarias, su sensibilidad, sus emociones, etc.). En otras palabras, una obra original puede ser nueva pero esto no importa para acceder a la protección. Consciente de los problemas de seguridad jurídica (particularmente la prueba de la imitación de una obra preexistente) que plantea la concepción subjetiva de la originalidad, parece que la doctrina y la jurisprudencia española se ha inclinado por interpretar la originalidad exigida en el art. 10 de la LPI de una forma objetiva3. Sin embargo, desde hace unos años, la jurisprudencia exige, además de novedad, cierta altura creativa, al requerir que la originalidad tenga una relevancia mínima4.
No obstante, tratándose de los frascos de perfume, estamos en presencia de obras plásticas aplicadas, tal y como cita el apartado e) del artículo 10.1 de la LPI. En efecto, se trata aquí de objetos de uso con forma artística. Se distinguen de las demás por su finalidad de uso, es decir, su destino práctico que consiste en contener la fragancia. Por eso, la originalidad no estará condicionada por los mismos valores estéticos que por los de otras obras artísticas. Según la doctrina la originalidad debe valorarse de modo distinto en cada tipo de obra, de acuerdo con los elementos relevantes, con la opinión del público al que vaya dirigida la obra y con la de los expertos5. Además, si la obra tiene un destino práctico, es necesario que ésta posea elementos que no sean determinados exclusivamente por su destino. En otros términos, aunque la protección de una creación por el Derecho de autor sea independiente de su finalidad o su destino, la Ley no protege la forma determinada exclusivamente por su utilidad o por exigencias técnicas6. Eso se explica por el hecho de que, para el Derecho de autor, la función y utilidad del objeto constituye una restricción del ámbito de libertad creativa. Así, para el frasco de perfume, la excesiva simplicidad de un frasco puede constituir un impedimento para su originalidad.
En relación con lo mencionado anteriormente, es necesario anotar que contrariamente a la marca, desde que una forma de frasco es creada, su autor tiene sobre esta obra un derecho de protección contra toda reproducción o imitación, cualquiera que sea el sector de actividad. El registro del frasco no es obligatorio pero es muy útil para conferirle una fecha cierta, elemento indispensable para establecer la anterioridad.
Por último, y de manera general, no existe inconveniente para admitir, en principio, la concurrencia de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual con el fin de proteger al frasco de un perfume. En efecto, según el artículo 3 de la LPI, “los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual, los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra […]”.

III) LA PROTECCIÓN DE LOS FRASCOS POR EL DERECHO DEL DISEÑO INDUSTRIAL
Los frascos pueden ser protegidos por la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003. Su artículo 5 dispone que “Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular”. En este sentido, la distinción entre modelos y dibujos industriales, corresponde a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente.
Así según la exposición de motivos de la citada Ley, el concepto de diseño, las condiciones de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro, y el alcance y los limites de la cobertura legal se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, a todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación.
Las condiciones de protección del diseño industrial, al contrario del derecho de autor, son puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad. En aplicación de estos criterios previstos en los artículos 6 y 7 de dicha Ley, se registran los frascos de perfume que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás frascos, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de la perfumería. Así, se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquellos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función ténica. Una importante ventaja es el plazo de gracia de 12 meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin que éste pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores, como los de la perfumería, que lanzan periódicamente mayor numero de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los “más rentables” o que tienen “favorable acogida en el mercado”.
Además, la concesión de un derecho exclusivo con efecto “erga omnes” se vincula al registro, al igual que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva. No obstante, el diseño no registrado goza de una protección comunitaria especifica, establecida en el reglamento comunitario (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001), sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea, frente a los actos de explotación no autorizada de hecho accesible al público en la Comunidad Europea y se extiende automáticamente a todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria.
La duración del registro es de cinco años contados desde la fecha de presentación, renovables por idénticos períodos, hasta un máximo de 25. En el caso del diseño comunitario no registrado, la cobertura legal es de tres años, sin posibilidad de renovación, contados desde la primera “divulgación”.
Por otro lado, el artículo 15 de la Ley prevé igualmente que cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.
Otra ventaja, igual a la del Derecho de autor y excluida en Derecho de marcas, reside en el hecho de que desde que las condiciones requeridas por la ley son cumplidas, la protección de la forma es total. Cualquiera que sea el sector de actividad en el cual evoluciona el titular del depósito, este último podrá oponerse a la reproducción o a su imitación total o parcial del modelo.
En conclusión, después de este sucinto estudio de los diferentes medios de protección de los frascos de perfume, resulta que todos ellos permiten al titular de los derechos sobre la forma del frasco oponerse a su reproducción o a su imitación. Sin embargo, allí dónde el derecho de las marcas ofrece una protección casi permanente, pero limitada a su sector de actividad, los derechos de autor y del diseño industrial ofrecen, al contrario, una protección mucho más global pero para un período determinado.
No obstante, recuérdese que no hay regla particular que excluya la acumulación de protección.
Por último, cabe apuntar que una protección amparada en el Derecho de patentes sería también factible, pero el frasco deberá responder a los requisitos de patentabilidad, que consisten en que la invención ha de ser nueva, ha de implicar una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.
La importancia de estas protecciones y de su defensa es no sólo indispensable para proteger al titular de los derechos, sino también al consumidor, ya que éste puede verse “engañado” sobre el producto y su origen, amén del riesgo inherente al uso de productos falsificados.

BIBLIOGRAFÍA

1 STJCE de 18 de junio 2002 [C-299/99, 48], Caso Philips c/Remington; TPICE, de 5 de marzo 2003 [T-194/01, 44], Caso Unilever c/ OHMI; STJCE, de 8 de abril 2003, Tribunal plenario [C-53/01 et C-54/01 et C-55/01, 48]
2 TPICE, de 5 de marzo 2003 [T-194/01, 45]; STJCE de 22 junio 2006 [TJCE 2006, 175, 176], Caso Storck
3 Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) -Sentencia núm. 542/2004 de 24 junio. RJ 20044318
4 Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª)-Sentencia núm. 439/2013 de 25 junio. RJ 20134981; Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) -Sentencia núm. 542/2004 de 24 junio. RJ 20044318; Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) -Sentencia núm. 214/2011 de 5 abril. RJ 20113146
5 Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Segunda edición, p. 179 y ss.
6 Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Segunda edición, p. 180 y 181

Pin It

La Revista

Revista Ventas de Perfumería y Cosmética nº464
Revista Ventas de Perfumería y Cosmética nº464

Revista Ventas de Perfumería y Cosmética nº464

Nuestras Redes Sociales

Contacto


Pau Claris, 138 1º 3ª
08009 - Barcelona - España

Teléfono: +34 93 434 21 21
Teléfono Provisional: 657.56.92.78


Datos


46.560 visitas mensuales
266.403 impresiones
3.976 artículos introducidos

 

Descubre nuestra Editorial

@Copyright PODIUM GLOBAL MEDIA S.L. |  Política de PrivacidadPolítica de Cookies