COLABORACIONES


Las Marcas y las ventas paralelas en el sector de la Perfumería y Cosmética

Las Marcas y las ventas paralelas en el sector de la Perfumería y Cosmética

Los titulares de las Marcas no cesan de luchar contra las llamadas “ventas paralelas” que llevan a cabo cierto tipo de “revendedores paralelistas”. 

(Colaboración de Alejandro Alonso, abogado, socio del bufete Ventura Garcés & López-Ibor. Tiene más de 30 años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales del sector cosmético, perfumería, moda y lujo. Publicada en el número 443 de la revista Ventas de Perfumería y Cosmética)

Esa lucha es necesaria y hay que aplaudirla pues a través de ella se están protegiendo miles de empleos, inversiones en innovación y desarrollo de nuevos productos, y la seguridad y calidad de los productos que diariamente adquirimos y consumimos.

En el sector de la Perfumería y Cosmética el volumen de las ventas paralelas está alcanzando niveles preocupantes, fundamentalmente a través de la proliferación de revendedores on line que amparándose en la normativa marcaria vigente adquieren en el mercado paralelo (a menudo en dudosas condiciones) los productos de las marcas revendiéndolos, a nuestro entender ilícitamente, en condiciones que distan mucho del prestigio y la notoriedad asociados a los productos objeto de reventa, aprovechándose al mismo tiempo de los enormes esfuerzos e inversiones dedicados por los titulares de las marcas. De esa manera, los referidos revendedores “parasitan” las marcas aprovechándose de los referidos esfuerzos e inversiones, en detrimento de la notoriedad de las marcas y sus productos.

El fundamento legal al que se acogen los “paralelistas” es simple: al amparo del artículo 36 de la ley de marcas, afirman haber adquirido lícitamente el producto objeto de reventa en el mercado, por lo que el derecho del titular de la marca a prohibir que se revendan productos de la marca, deja de existir, se ha agotado.

Conforme a la regla del agotamiento, el titular de la marca no puede impedir que alguien que adquiera sus productos dentro del Espacio Económico Europeo pueda revenderlos usando la misma marca, pues la primera comercialización agota su derecho de exclusiva a la distribución.

Se pretende con ello evitar la creación de una suerte de monopolio de comercialización a favor deltitular de la marca, pues ocasionaría una fragmentación de los mercados nacionales favoreciendo prácticas restrictivas de la libre competencia.

Veremos no obstante cómo esa afirmación no es del todo exacta y cómo existen mecanismos muy valiosos y plenamente legales, pues resultantes de la norma y confirmados por nuestros Tribunales en múltiples sentencias, para que los titulares de las marcas puedan oponerse a la comercialización de sus productos por los “paralelistas”.

Se trata de “motivos legítimos” que actúan como excepciones al principio invocado por los “paralelistas” de agotamiento del derecho de la marca, cuando la comercialización de los productos originales por terceros (en particular, no autorizados por el titular de la marca para dicha comercialización) enturbia o perjudica la percepción del origen empresarial del productos por los consumidores o afecta a la reputación del signo distintivo, es decir, se veafectada la función condensadora de la reputación o “goodwill”.

Conviene apuntar, para centrar nuestro análisis, que las principales marcas de perfumería y cosmética distribuyen sus productos a través del denominado sistema de distribución selectiva, es decir, únicamente los distribuidores seleccionados por el titular de la marca (con base siempre en criterios objetivos cualitativos) está autorizado a comercializar los productos de la marca.

Las excepciones al denominado agotamiento del derecho de marca 

El artículo 36 de la Ley de Marcas (LM) establece que el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por su titular o con su consentimiento.

No obstante, en el apartado 2 de dicho artículo 36 de la LM se establece que lo anteriormente expuesto “no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.

En ese mismo sentido se recoge el citado principio en el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el artículo 15.1 de la Directiva UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

La dificultad estriba en determinar qué se entiende por “motivos legítimos” puesto que el artículo 36.2 solo se refiere al ejemplo de la modificación del estado de los productos.

Se trata pues de analizar si el titular de la marca tiene motivo legítimo para oponerse a la utilización de una marca ya agotada cuando, siendo comercializada por revendedores que están fuera de la red de distribución selectiva (los “paralelistas”), puede acreditar queal no cumplir esos revendedores las características de los distribuidores oficiales, se menoscaba o perjudica la imagen de la marca o su titular.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016 sienta en ese sentido varios presupuestos y principios sumamente ilustrativos:

- La comercialización fuera de la red de distribución selectiva no constituye por sí misma (“per se”) un motivo legítimo que permita al titular de la marca oponerse a la comercialización ulterior de los productos y excepcionar, por tanto, el agotamiento de la marca.

En este sentido, nuestra norma se aparta del planteamiento existente en otras jurisdicciones, por ejemplo la francesa, en la que el mero hecho de que un vendedor, no integrado en la red selectiva, comercialice productos del titular de la marca, es un motivo suficiente y válido para que éste pueda oponerse a dicha comercialización y exigir el cese de la misma;

- Se debe por tanto analizar en cada caso si concurren motivos legítimos que justifiquen la excepción al agotamiento de la marca porque las circunstancias concretas en que se ha producido esa comercialización fuera del sistema de distribución selectiva establecido por el titular de la marca, podrían perjudicar a dicha marca, es decir, “cuando afecten negativamente a las funciones de dicha marca, y por tanto, la perjudican”;

- Son por ejemplo circunstancias que constituyen motivos legítimos que justifican la excepción al principio del agotamiento de las marcas, pues menoscaban la función condensadora del prestigio propio de la perfumería de lujo, que (i) un revendedor utilice un nombre de dominio asociado al comercio low cost, (ii) que se presenten por dicho revendedor (en la venta a través de la web) los productos por criterios esencialmente alfabéticos, junto con otros de inferior calidad, (iii) la limitación de la gama de los productos por dicho revendedor (iv) la limitación del estocaje en la comercialización de esos productos, (v) la falta de novedades (vi) la falta de rotación del stock y (vii) la no admisión por dicho revendedor paralelista de la devolución de productos. Según el Tribunal Supremo dichas circunstancias “....no son inherentes a la comercialización on line de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por internet, y sin embargo, si son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo”;

- Así, y según nuestro Alto Tribunal, el menoscabo de la reputación de la marca constituye un motivo legítimo que justifica la excepción al agotamiento de la marca. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ya ocasión de pronunciarse en ese mismo sentido en varias sentencias (así por ejemplo las Sentencias “Parfums Christian Dior” o la dictada en el asunto “BMW”) En todos esos supuestos, el titular de la marca podrá oponerse a la comercialización por el “paralelista” de sus productos, exigir que se cese en dicha comercialización y el pago de la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la misma.

Como apunte adicional importante, conviene asimismo subrayar que la doctrina de la referida inaplicación al principio de agotamiento del derecho de marca cuando concurren motivos legítimos que pueden por ejemplo afectar a la calidad y prestigio de la marca, no es exclusivamente aplicable a los productos de lujo, sino que es extrapolable a productos que si bien no son de lujo, presentan un cierto prestigio cuyo titular quiere proteger.

En efecto, y como afirma la Audiencia Provincial de Barcelona, en su reciente Sentencia de fecha 5 de abril de 2019, “el mero hecho que no se trate de productos de lujo no impide hablar de red selectiva, en la medida que la misma venga justificada por la protección de productos por ejemplo de alta gama y elevado nivel técnico, siempre que las condiciones que se impongan a los integrantes de la red sean imprescindibles y no vayan más allá de los necesario para alcanzar ese objetivo y se seleccione a los distribuidores de forma no discriminatoria”.

En este concreto sentido se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto “Coty”, párrafo 43 in fine. Es decir, como afirma la referida sentencia de fecha 5 de abril de 2019, “tanto la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la jurisprudencia nacional si bien se ha desarrollado respecto de las marcas de lujo no excluye que la excepción al agotamiento de la marca en los casos de distribución selectiva pueda aplicarse al resto de marcas cuando concurran especiales características”.

Y así se deduce de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Nils Wahl, de fecha 26 de julio de 2017, en el referido asunto Coty: “Esta conclusión es válida tanto para los productos de lujo como para los productos de calidad. Lo que importa es la necesidad de que la cabecera de red preserve la imagen de prestigio”.

A modo de conclusión, se puede afirmar que los titulares de las marcas (y no solo las de lujo) no están desprotegidos y disponen de herramientas jurídicas, válidas y eficaces, para luchar contra las ventas paralelas que objetivamente afectan a la reputación, notoriedad y prestigio de las marcas y los productos comercializados bajo las mismas. 

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Ventas de Perfumería y Cosmética nº454 ESPECIAL COSMÉTICA
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