Por Alejandro Alonso Abogado, socio Ceca Magán Abogados. Tiene más de 30 años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales del sector cosmético, perfumería, moda y lujo.
En este artículo repasaremos cuáles son los indicios que tienen en cuenta los tribunales de un país miembro de la Unión Europea a la hora de determinar si son competentes o no para resolver la controversia que se les plantea, algo que interesa especialmente a las empresas del sector cosmético y perfumería para conocer las normas y la jurisprudencia a las que podrían estar sometidas.
En varias ocasiones, hemos estudiado, en esta sección de la revista, pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), viendo evolucionar poco a poco la definición jurisprudencial de los hechos y conductas que se califican como infractoras de marcas de la Unión Europea en el marco de ventas online a través de mercados electrónicos.
En relación con los litigios que surgen a raíz de infracciones marcarias online, la determinación de cuáles son los tribunales judiciales competentes para conocer y juzgar estos asuntos constituye una cuestión previa de especial importancia, y la interpretación de las normas en este sentido no ha resultado ser siempre tan obvia.
En este artículo revisaremos la sentencia dictada por el TJUE (Sala Quinta) el pasado 27 de abril de 2023 que tiene en consideración el posicionamiento de pago en el sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel de un estado miembro a la hora de determinar la competencia de los tribunales de un estado miembro en un asunto de infracción marcaria de ventas online (la “Sentencia”).
Es de interés para las empresas del sector de productos cosméticos y de perfumería conocer cuáles son los indicios que tienen en cuenta los tribunales de un país miembro de la Unión Europea a la hora de determinar si son competentes o no para resolver la controversia que se les plantea, y así anticipar y conocer las normas y la jurisprudencia a las que podrían estar sometidas.
Descripción de los litigios objeto de la Sentencia
La Sentencia fue dictada por el TJUE para responder a unas cuestiones prejudiciales planteadas por el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia) en relación con la interpretación del artículo 125.5 del Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Unión (el “Reglamento”).
Dichas cuestiones prejudiciales fueron formuladas por aquel Tribunal finlandés en el marco de un procedimiento iniciado por la sociedad finlandesa Lännen, titular de la marca de la Unión WATERMASTER (la “Marca Controvertida”), bajo la que comercializa dragas anfibias, contra las sociedades alemanas Berky y Senwatec, del mismo grupo (las “Sociedades Demandadas”), por una supuesta violación de la Marca Controvertida.
En particular, Lännen acusa a las Sociedades Demandadas de haber violado la Marca Controvertida por haber realizado actividades de promoción comercial, haciendo uso de la Marca Controvertida sin su consentimiento, dirigidas a consumidores del territorio de la República de Finlandia consistentes en las que se describen a continuación:
- Por parte de Senwatec, haber usado un posicionamiento de pago, en un motor de búsqueda en Internet que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de Finlandia, que permite mostrar, a raíz de una búsqueda de la Marca Controvertida, un anuncio publicitario de sus productos en el sitio web de dicho motor de búsqueda. Según indica la Sentencia, “la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el sitio google.fi presentaba como primer resultado un anuncio publicitario Google Adwords de los productos de Senwatec [una de las Sociedades Demandadas], separado de los demás resultados de búsqueda por una línea y que contenía la palabra «Publicidad».”
- Por parte de Berky, haber recurrido, al posicionamiento natural de imágenes —libremente accesibles en el sitio web para compartir fotografías Flickr.com — de las máquinas de dicha Sociedad Demandada mediante una metaetiqueta (meta tag) con la palabra clave «Watermaster», que permitía a los motores de búsqueda en Internet identificar mejor esas imágenes. La Sentencia indica que “la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el sitio web google.fi presentaba un enlace hacia una página que mostraba imágenes de máquinas de Berky”.
Frente a dichas alegaciones, las Sociedades Demandadas consideran que el referido tribunal finlandés no es competente para conocer este asunto habida cuenta que los hechos antes descritos no se cometieron en Finlandia. Insiste en que sus actividades promocionales no iban dirigidas a Finlandia, más aun teniendo en cuenta que no ofrecen la venta de sus productos en dicho territorio, acreditando dicha circunstancia mediante un mapa publicado en su página web que indica la zona de comercialización de productos excluyendo de la misma Finlandia. Lännen discrepa de dicho argumento.
Planteamiento de las cuestiones prejudiciales
Vemos que, a estas alturas, el debate no se enfoca en determinar si existe o no un supuesto de infracción de la Marca Controvertida, sino que nos encontramos en un paso previo que consiste en aclarar si el Tribunal Finlandés que está conociendo esta controversia tiene competencia o no para analizar el asunto y dictar sentencia calificando los hechos alegados, o bien si dicha controversia debería haberse presentado ante los tribunales de marcas de otro estado miembro.
Para ello, dicho Tribunal pide aclaraciones al TJUE por lo que respecta a la interpretación que se debe realizar a la hora de aplicar el artículo 125.5 del Reglamento que establece que, en materia de violación y validez de marcas de la Unión (con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión), el actor podrá demandar al pretendido infractor de una marca de la Unión ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación. En tal caso, el tribunal del estado miembro donde se haya cometido la violación marcaria conocerá exclusivamente de las infracciones de la marca de la Unión en cuestión cometidas en el territorio de ese mismo estado miembro, ya que para los tribunales de un estado miembro resuelvan un asunto de infracción de marcas cometida en varios países miembros, la demanda deberá ser presentada por el titular de la marca ante los tribunales del estado miembro donde el demandado tenga su domicilio, o en su defecto, un establecimiento.
En otras palabras, el tribunal finlandés se pregunta si los hechos de violación de la Marca Controvertida alegados contra esas dos Sociedades Demandadas permiten declarar la existencia de un vínculo suficiente con Finlandia a los efectos del artículo 125.5 del Reglamento antes referido, y por lo tanto determinar que dichas actividades promocionales online constitutivas de una potencial infracción de la Marca Controvertida han sido cometidas en territorio finlandés. Der ser así, el Tribunal finlandés sería efectivamente competente para conocer dicha controversia.
Respuestas a las cuestiones prejudiciales plasmadas en la Sentencia
Cuando se tratan de publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica infractoras de una marca de la Unión, el criterio para determinar dónde se ha cometido dicha infracción marcaria consiste en valorar si tales actos han sido cometidos en el territorio en que se encuentren los consumidores o comerciantes a los que se destinen esa publicidad y esas ofertas de venta. Tal como lo recuerda la Sentencia en su apartado 42, “En efecto, los tribunales de marcas de la Unión del Estado miembro de residencia de los consumidores o comerciantes a los que se dirigen esa publicidad y esas ofertas de venta son especialmente aptos para evaluar si existe la violación alegada.”
El principal objeto de la Sentencia consiste en establecer los indicios a tener en cuenta para valorar y determinar cuáles son los consumidores a los que se destinan actividades promocionales, para así seguidamente determinar qué tribunal resolverá la controversia en materia de infracción de marcas.
De manera general, el indicio al que mayor importancia se le da en estos supuestos de publicidad online es la zona geográfica de suministro de los productos ofertados objeto de controversia. No obstante, este indicio es de difícil aplicación a los hechos de la Sentencia, ya que la definición de la zona de comercialización de las Sociedades Demandadas de los productos infractores de la Marca Controvertida no es suficientemente clara como para probar la existencia de un vínculo con Finlandia.
En defecto de indicios claros acerca de la zona geográfica de entrega de los productos en cuestión, la Sentencia indica una serie de otros criterios que se pueden tener en cuenta para valorar si la publicidad online de dichos productos va destinada a los consumidores de un país miembro en concreto. Dichos criterios se desprenden de la jurisprudencia dictada en relación con el artículo 17.1.c) del Reglamento 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que se pueden aplicar por analogía a los conceptos análogos del Reglamento cuyo carácter es de lex specialis. Esos otros criterios se mencionan a continuación:
- “el carácter internacional de la actividad,
- la utilización de una lengua o de una moneda distintas de la lengua o la moneda habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor,
- la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional,
- los gastos en un servicio de posicionamiento en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros,
- la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor, y,
- la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros”.
Así las cosas, el TJUE concluye que la presentación en línea de contenidos relativos a productos que infringen una marca de la Unión:
- mediante posicionamiento de pago en un sitio web con un dominio de primer nivel nacional de un estado miembro distinto de aquel en el que está establecido, constituye un comportamiento activo por parte del infractor para ofrecer sus productos mediante publicidad online dirigida a los consumidores del país donde el dominio del sitio web donde están posicionados específicamente los productos sea de primer nivel. No obstante, la simple posibilidad de acceder a un sitio web desde el territorio cubierto por la marca no es suficiente para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio. El pago al operador del referido sitio web para que presente, con destino al público del Estado miembro donde el dominio del sitio web es de primer nivel nacional, un enlace hacia el sitio de esa empresa, permitiendo así a un público elegido específicamente acceder a la oferta de sus productos es el elemento determinante para establecer el comportamiento activo del infractor, y, en consecuencia, el vínculo con tal estado miembro sería suficiente para valorar que tal infracción se ha cometido en su territorio; y,
- el posicionamiento natural de imágenes mediante el uso del signo registrado como marca como metaetiqueta en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico, no tiene consideración de comportamiento activo dirigido al territorio del Estado miembro en que se hubiere cometido el hecho o el intento de violación de marca ya que un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no está destinado al público de ningún Estado miembro específico y la metaetiqueta únicamente tiene por objeto permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web aumentando así su accesibilidad. Dicho indicio no es suficiente, de manera aislada, para determinar que la infracción marcaria se ha cometido en tal estado miembro, y por lo tanto los tribunales del mismo no serían competentes para resolver esta controversia.
En conclusión, es interesante resaltar que el uso de posicionamientos de pago de manera correcta no es baladí, y que el uso de los mismos infringiendo una marca de la Unión en un sitio web con un dominio de primer nivel nacional de un estado miembro distinto de aquel en el que está establecido podría ser suficiente para que los tribunales del estado miembro donde el referido dominio sea de primer nivel nacional conozcan y resuelvan esa controversia en materia de infracción de marcas de la Unión, aunque dicho infractor no comercialice sus productos en tal estado miembro, por el mero hecho de que se entiende que la publicidad online por la que ha pagado este último va dirigida específicamente a los consumidores de ese país miembro. Por lo tanto, es muy recomendable que las empresas del sector se aseguren, en el marco de sus estrategias de marketing, que el uso de los posicionamientos de pago que hagan se ejecutan teniendo claro cuál es el público al que van dirigidas estas actividades promocionales.
