Victoria Alonso Abogada y colaboradora del Departamento Mercantil de CECA MAGÁN Abogados.
En este artículo hablaremos de qué ocurre si alguien se inspira más de la cuenta en la imagen de nuestro establecimiento, ¿hasta qué punto puede hacerlo? ¿Cómo puedo protegerme?
Todos conocemos locales o tiendas que con pasar por delante de su escaparate sabemos exactamente de qué marca se trata. Detrás de esto, hay un cuidadoso estudio y diseño del espacio para diferenciarse de la competencia y dar un aire único a cada marca. Pero ¿qué ocurre cuando otra marca de la competencia copia el diseño del establecimiento de otra compañía? ¿Con que vías de protección cuentan las empresas para defender sus derechos y la inversión realizada en el diseño de sus puntos de venta?
- Diseño Industrial:
Una de las vías con las que cuentan las empresas para proteger el diseño de sus establecimientos o tiendas es la protección del diseño industrial.
Para proteger un diseño industrial, se podrá acudir a diferentes vías en función del territorio en el que se pretende extender la protección: bien por la vía nacional registrando el diseño industrial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas conforme a la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y otras disposiciones complementarias, bien por la vía comunitaria registrando un diseño comunitario ante la EUIPO conforme al Reglamento Nº 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, o bien por la vía internacional regulado por el Arreglo de la Haya.
En el ámbito de la Propiedad Industrial se entiende por diseño industrial la apariencia u ornamentación de un producto o de una parte de él, que hacen que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales, incluidos por ejemplos estructuras arquitectónicas, un escenario, la disposición del interior de una tienda o un escaparate.
Ahora bien, para que sean protegidos los diseños industriales deben contar con los requisitos de novedad y singularidad, es decir, no puede haber un diseño idéntico previo y el diseño debe producir una impresión general en el usuario distinta de la impresión general producida por cualquier otro diseño.
La protección del diseño registrado se otorga durante cinco años renovables por períodos sucesivos de cinco años hasta los veinticinco años.
- Las marcas tridimensionales:
La segunda vía a la que se podría acudir es la protección de las marcas tridimensionales. Son aquellas marcas que consisten en una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.
Las marcas tridimensionales, al igual que en el caso de los diseños industriales, se podrá acudir a diferentes vías en función del territorio en el que se pretende extender la protección: bien por la vía nacional registrando la marca tridimensional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas conforme a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y otras disposiciones complementarias, bien por la vía comunitaria registrando una marca de la Unión Europea ante la EUIPO conforme al Reglamento Nº 2017/1001 de 14 de junio de 20217 sobre la marca de la Unión Europea, o bien por la vía internacional regulado por el Arreglo de Madrid.
Dichas marcas tridimensionales podrán ser registradas siempre y cuando permitan distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y pueda ser representada gráficamente. Además, es necesario que la forma o volumen del signo no venga impuesta por la naturaleza misma del producto o que dicha forma sea necesaria para obtener un resultado técnico.
Dentro de este concepto de marca tridimensional se ha entendido incluido por distintas oficinas de patentes y marcas (incluida la española) y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), los diseños o representaciones gráficas de establecimientos.
En materia de marca tridimensional, destaca el caso de la empresa tecnológica APPLE, que tras habérsele concedido en 2010 en Estados Unidos el registro de una marca tridimensional que consistía en la representación mediante un dibujo de sus tiendas insignia, trató de extender internacionalmente su marca (a través del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas) y ésta fue denegada por la Oficina de Patentes Alemana. Esta denegación provocó un litigio que llegó hasta el TJUE el cual en 2014 (asunto C‑421/13) decretó que el diseño o representación de un espacio de venta (aún sin incluir medidas o proporciones) puede considerarse una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y que no exista ninguna causa de denegación conforme a las normas de aplicación.
En este caso la protección otorgada tiene duración inicial de diez años desde la presentación de solicitud de registro, y puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.
- Propiedad Intelectual. Derechos de autor.
Hasta el 2019 las dos vías más comunes de protección de los diseños de los establecimientos comerciales eran las explicadas previamente, pero a partir de 2019 el TJUE abrió la puerta a que los diseños industriales fueran también protegidos a través de los derechos de autor de manera acumulativa en determinadas situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones?
El 12 de septiembre de 2019, el TJUE en la sentencia del asunto C-683/17, también conocido como el “Caso Cofemel”, estableció que dichos requisitos eran:
- La existencia de un objeto original (diseño) en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor y para ello debe reflejar la personalidad de este, manifestando sus decisiones libres y creativas; y,
- El objeto o diseño debe ser identificable con suficiente precisión y objetividad.
Con esta sentencia como base, queremos resaltar que el Tribunal Supremo de Casación de Italia (“Corte Suprema di Cassazione”) analizó el 6 de febrero de 2020 la reclamación realizada por la empresa de cosméticos Kiko Milano contra la empresa de la competencia Wycon por haber plagiado el diseño de sus tiendas.
Aplicando la doctrina del Caso Cofemel, el Tribunal Italiano determinó que el diseño de las tiendas Kiko Milano constituía una obra en el sentido de que merecía la protección de la normativa de la propiedad intelectual italiana (en concreto, bajo la categoría de diseños y obras de arquitectura). Esto es debido a que se daban los requisitos de originalidad e identificabilidad previamente comentados, y había una específica forma de expresión en el diseño y colocación de los elementos de los establecimientos de Kiko Milano.
En España la Ley de Propiedad Intelectual, contiene una regulación paralela a la italiana incluyendo en el artículo 10.1.f) dentro de la categoría de objetos de propiedad intelectual “Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería”.
Conforme a la ley española, la protección otorgada a las obras de propiedad intelectual durará toda la vida del autor y setenta años desde su fallecimiento, salvo que sean obras colectivas o en colaboración. Siendo una obra colectiva, es decir, las creadas por la iniciativa y coordinación de una persona jurídica o natural pero constituida por las aportaciones de distintos autores, la protección durará, generalmente, 70 años desde su divulgación. En la obra de colaboración la duración de la protección será de toda la vida de los coautores y 70 años desde la muerte del último coautor.
Desde un punto de vista práctico, cuando las empresas negocien su contrato de encargo a suscribir con el estudio de arquitectura que se encargará de desarrollar el diseño de sus tiendas, será de especial relevancia dejar claro la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra encargada, debiendo prestar especial atención a la cláusula que cubra esta cuestión.
En el caso de la propiedad intelectual, no es necesario su registro para obtener la protección determinada por la normativa específica, aunque sí es más que recomendable depositar la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual a los efectos de reforzar la prueba documental que permitirá acreditar la existencia de los derechos de propiedad intelectual protegidos por esta vía.
En conclusión, los constantes esfuerzos realizados por las empresas del sector en demarcarse de la competencia no deben quedar en vano, y menos cuando existen vías legales que ofrecen los medios oportunos para proteger los resultados de dichos esfuerzos. Es necesario elegir cuidadosamente a cuál de estas vías acudir, o cuáles de ellas compaginar, teniendo en cuenta las circunstancias aplicables en cada caso concreto.
